涉外定牌加工经过合法授权，并不侵犯境内注册商标专用权 作者：上海知识产权研究所     时间：2020-06-16    来源：互联网

鳄鱼恤有限公司与无锡艾弗国际贸易有限公司确认不侵害注册商标专用权纠纷案

审理法院：	上海市第一中级人民法院
案号：	(2011)沪一中民五(知)终字第130号
裁判日期：	2011.07.15
作者：	上海知识产权研究所

【相关法条】

《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项
 

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条、第九条

【判决要点】

无锡艾弗公司的生产行为属于涉外定牌加工的行为，其申报出口的服装上使用的商标是新加坡鳄鱼公司在韩国合法注册的商标。受境外公司的委托，艾弗公司按照境外公司的要求加工女裤，女裤标签上标明了委托加工方韩国亨籍公司和商标权利人新加坡鳄鱼公司。同时该批女裤全部被运回韩国，并未在国内销售。由于该加工服装并不在国内销售，涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认，而鳄鱼恤公司取得的商标权只在国内产生法律效力，因此不会对鳄鱼恤公司在国内的商标权造成损害。
 

上诉人（原审被告）：鳄鱼恤有限公司
 

被上诉人（原审原告）：无锡艾弗国际贸易有限公司
 

来源：上海市第一中级人民法院（2011）沪一中民五（知）终字第130号民事判决书

 

【案情简介】
 

原告无锡艾弗公司诉称，原告从事服装定牌加工业务，多年来接受韩国艾弗公司和韩国亨籍公司的委托定单，加工经新加坡鳄鱼公司授权的鳄鱼牌服装，这些服装全部出口至韩国，在国内不进行任何销售。2010年2月10日收到被告发函,其认为原告在上海外高桥港区海关报关出口的棉制梭织女士牛仔裤涉嫌侵犯被告所拥有的“CROCODILE”注册商标专用权，海关因而扣留了该批女士牛仔裤。原告认为，该批女士牛仔裤并未侵犯被告所拥有的“CROCODILE”商标专用权，牛仔裤上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标系新加坡鳄鱼公司在韩国注册，商标权人与韩国亨籍公司签订有商标许可协议，委任韩国亨籍公司为其仅限于韩国境内使用上述商标的成衣制造商，韩国亨籍公司委托韩国艾弗公司代为制造鳄鱼牌服装，并确认韩国艾弗公司可以委托原告在中国定牌加工，并将产品全部直接出口至韩国，因此原告依要求加工该批牛仔裤。这种外有注册商标，全部销售在外，国内仅仅贴牌，并无任何销售的模式，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。
 

被告鳄鱼恤有限公司辩称：原告不能证明其使用的商标系在中国注册并合法使用，其在韩国获得的注册商标使用权并不能成为在中国使用的依据；根据相关规定，原告从事定牌加工行为时应对使用的商标进行审查，不得侵犯他人在中国享有的注册商标专用权；即便原告的商品还未销售，也构成侵权；根据新加坡鳄鱼公司与韩国亨籍公司签订的商标许可协议，如果韩国亨籍公司要委托他人加工生产，需经新加坡鳄鱼公司严格授权，且商标的使用仅限于韩国，原告不可能获得任何合法授权在中国国内使用涉案商标；定牌加工中的侵权行为危害我国的经济利益和当事人的经济利益；在行政机关已经介入，且相关权利最终可通过行政程序及行政诉讼程序得到救济的情况下，原告直接跳过海关而提起确认不侵权之诉，不符合法律规定的受理要件。

 

【价值观察】
 

原审法院认为：提起确认不侵权之诉应以艾弗公司受到侵权警告为前提条件。无锡艾弗公司接到了海关关于涉案货物涉嫌商标侵权而被扣留的通知，因此可以认为无锡艾弗公司受到了内容明确的侵权警告。鳄鱼恤公司在收到通知后并未根据海关的通知向法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全的措施。因此无锡艾弗公司向法院提出请求确认不侵权的诉讼可以使侵权纠纷的不确定状态得以结束，使得经营活动正常进行。故无锡艾弗公司的确认不侵权之诉符合起诉的条件。
 

无锡艾弗公司的生产行为属于涉外定牌加工的行为，其申报出口的服装上使用的商标是新加坡鳄鱼公司在韩国合法注册的商标。受境外公司的委托，艾弗公司按照境外公司的要求加工女裤，女裤标签上标明了委托加工方韩国亨籍公司和商标权利人新加坡鳄鱼公司。同时该批女裤全部被运回韩国，并未在国内销售。另外，合同约定了溢短装条款，故可以认定无锡艾弗公司申报出口3484条女裤系履行加工合同。其次，韩国亨籍公司、新加坡鳄鱼公司出具了确认书，明确可以在无锡艾弗公司处加工生产涉案服装，并要求必须全部发回韩国。
 

由于该加工服装并不在国内销售，涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认，而鳄鱼恤公司取得的商标权只在国内产生法律效力，因此不会对鳄鱼恤公司在国内的商标权造成损害。

综上，无锡艾弗公司不构成对鳄鱼恤公司享有的“CROCODILE”注册商标专用权的侵犯。
 

二审法院经审理后认为，国内定牌加工企业取得国外委托方的委托生产订单，应履行合理的审查义务，包括取得国外商标的权利授权证明等。本案中，根据新加坡鳄鱼公司以及韩国亨籍公司提供的证明能够证实被上诉人加工涉案服装并全部发回韩国销售的行为，是取得合法授权的。故上诉人鳄鱼恤公司认为被上诉人使用涉案商标不具有合法性的上诉理由，本院不予采信。
 

本案现有证据可以证实，被上诉人系根据合法委托进行定牌加工的服装生产企业。其使用国外商标权人（新加坡鳄鱼公司）的涉案商标，并将其所生产的服装全部销往韩国，不在中国境内销售。虽然涉案商标与上诉人在我国境内的注册商标近似，并使用在相同的商品上，但由于被上诉人生产的服装吊牌上标明了商标权人系新加坡鳄鱼公司、销售商系韩国亨籍公司等清晰、明确的商品来源信息，且上述服装由被上诉人在中国境内加工后，全部销往境外（韩国），对国内相关公众识别上诉人相同商品的产地、制造商等信息不可能产生混淆、误认，故不会对上诉人在我国境内取得的商标权造成损害。上诉人认为该定牌加工行为构成商标侵权的上诉理由于法无据，本院不予支持。
 

综上，原审判决于法有据，并无不当。因此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

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